Coppa America e dintorni

COSA PUO' (E NON PUO') SUCCEDERE IN UNA EVENTUALE QUERELLE GIUDIZIARIA - Abbiamo chiesto all'avvocato Federico Bellan dello Studio Akran IP un parere sulle accuse di violazione del brevetto sui foil delle barche di Coppa America

Federico Bellan è uno degli avvocati dello Studio Akran IP, si occupa di diritto industriale e commerciale dal 2001. Ha un Master of Laws (LL.M) in Intellectual Property e una specifica esperienza nella negoziazione e redazione di contratti per l'impresa e per il trasferimento tecnologico. E in più Federico è velista e amico della vela e di alcuni suoi grandi interpreti, avendo lavorato con Giovanni Soldini e più di recente collaborato con altri navigatori oceanici.

Federico, cosa pensi della vicenda del brevetto in titolarità di Manoel Chaves, titolare di MCP Yachts, che minaccia una battaglia legale contro il Team NZ?

Ho letto la notizia sul portale Saily e mi sono incuriosito. Per prima cosa ho consultato il fascicolo della domanda di brevetto internazionale e di quella neozelandese. Ho svolto una piccola ricerca nel settore usando i codici IPC e inserendo qualche nome di progettista francese famoso per farmi un’idea dell’affollamento brevettuale del settore.

Poi ho riletto le AC75 Class Rule e il Deed of Gift. Ho consultato un manuale che descrive la procedura delle cause brevettuali in Nuova Zelanda e ho quindi immaginato un albero decisionale delle possibili scelte che i due contendenti (il team NZ e il titolare del brevetto) potrebbero valutare.

Sulla base di quanto ho letto e senza una completa visione della questione penso che i programmi di ricerca e sportivi dei challenger e del defender proseguiranno senza esitazioni. Come in un match race team NZ attende solo di capire in quale lato del perimetro vuole entrare l’avversario e quindi lasciano all’architetto brasiliano la prima mossa. Gli sfidanti a loro volta, attendono la prima mossa del titolare del brevetto e la risposta del defender.

Andiamo con ordine. Aiutaci a orientarci. Riesci a fornire qualche indicazione per seguire il tuo ragionamento.

Cominciamo dal brevetto. Un brevetto è un titolo che conferisce la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio nel quale il titolo è stato concesso. In particolare, al titolare del brevetto è conferito il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in che incorpora l’invenzione brevettata.

Dunque il titolare del brevetto può impedire di usare una barca che incorpora un dispositivo interferente con le rivendicazioni del suo intangibile. I requisiti per la brevettazione sono la novità (new), l’altezza inventiva (inventive step, non-obviousness) e la industrialità (susceptible of industrial application, useful). Allo stato risulta che il New Zeland Intellectual Property Office abbia rilasciato in data 3 marzo 2020, il brevetto n. 740860 con il titolo “Sail boat propulsion and stabilisation system and device”, a valle di un procedimento che ha incluso degli emendamenti al testo originale.

La domanda di brevetto originale è brasiliana (anzi sono due domande, dunque la prima BR 10205028909-0 è stata emendata con la seconda BR132016023365-7) e attribuisce appunto la cd priorità alle successive estensioni. Il rapporto di ricerca del brevetto internazionale è positivo (sono indicate solo quattro priorità) ma è stato svolto dall’ufficio brevetti brasiliano. La domanda di brevetto negli USA è stata abbandonata. Il rapporto dell’esaminatore americano del gennaio 2019 è negativo per tutte le rivendicazioni (1-24) per motivi formali.

Tuttavia l’esaminatore al paragrafo 13 si esprime con queste parole: “The following is a statement of reasons for the indication of allowable subjet matter: as best understood by examiner the configuration of strcutrual limitaions in the independet claims would be novel. The wing configuration disclosed appears to be novel”. Quindi se la domanda americana fosse stata riscritta forse il titolo sarebbe stato concesso negli USA attribuendo una certa presunzione di forza al brevetto.

La domanda non è stata estesa in Europa e dunque non possiamo sapere quale sarebbe stato l’esito del rapporto di ricerca dell’EPO né possiamo sapere se sarebbe stato concesso e con quale ampiezza di tutela. La circostanza che il rapporto di ricerca internazionale sia stato svolto dall’ufficio brevetti brasiliano non conferisce particolare “vigore” alla medesima.

Sarebbe stato interessante ad esempio vedere se l’EPO avrebbe menzionato tra l’arte nota la domanda di brevetto francese del 30 marzo 2020 di Defline Martin n. 2807006 – A1, IPC B 63 B 41/00 intitolato “Dispositif pour augmenter la puissance et reduire la trainee d’un bateau a volile au moyen de deux quilles mobiles” e in particolare le rivendicazioni 1 e 4). A parer mio, e non solo mio, questo brevetto è rilevante nella questione.

Un brevetto brasiliano può essere fatto valere in Nuova Zelanda?

Il titolo brevettuale rilasciato dall’ufficio brevetti brasiliano non può essere azionato in Nuova Zelanda per il principio di territorialità. In applicazione di una serie di trattati internazionali può essere depositata in Nuova Zelanda presso l’ufficio brevetti nazionale una domanda di brevetto, che rivendichi la priorità del titolo brasiliano o della domanda di brevetto internazionale. Ove sia concesso il brevetto dall’ufficio neozelandese questo può essere azionato dinanzi ad una corte neozelandese.

Ammesso che il brevetto lo scrive e lo interpreta un consulente brevettuale, cosa pensi delle rivendicazioni del brevetto NZ 740860?

Allo stato il titolare risulta aver abbandonato la domanda americana, non ha coltivato quella europea, ha preferito coltivare la registrazione unicamente in Nuova Zelanda e non anche nelle altre giurisdizioni dove hanno sede i team sfidanti. Il brevetto dunque è registrato in Brasile e in Nuova Zelanda.

Pertanto, se effettivamente il titolare avesse voluto ottenere la tutela della propria invenzione per motivi commerciali forse non avrebbe scelto come unica giurisdizione quella nella quale si svolgerà la Coppa. Questa circostanza potrebbe indurre a ritenere che sia un cd patent troll.

Premesso che sono un avvocato e non un consulente brevettuale, e dunque non ho una competenza tecnica, posso però confermare che la storia di un fascicolo della prosecution di un brevetto può essere una presunzione (semplice) sul vigore del titolo che viene azionato. Ad esempio, l’EPO non accetta il rapporto di anteriorità e di brevettabilità di una domanda di brevetto internazionale proveniente da taluni uffici. Nel caso del brevetto brasiliano, il rapporto è stato svolto dall’ufficio brasiliano. Pertanto, tale circostanza è un primo indice sulla presunzione di “forza” del titolo.

Personalmente mi pare che l’oggetto della tutela sia un intero sistema e non una particolare configurazione dei foil o di un particolare del sistema. Il brevetto sembra scritto non già per rivendicare un miglioramento di una tecnica nota e infatti nel 2015 (data della priorità) i foil sono tecnica nota. Tuttavia questa è la mia impressione e dunque non è l’opinione di un patent attorney. L’esperienza insegna, infatti, che quello che può sembrare un brevetto molto fragile agli occhi di un esperto del settore, se bene maneggiato da un bravo consulente brevettuale può portare a risultati inattesi.

A livello di strategia complessiva, il team NZ avrebbe potuto attaccare il brevetto nella fase di concessione amministrativa proponendo un’opposizione. Con tale procedura infatti le parti interessate possono chiedere all’ufficio brevetti di non concedere il brevetto per carenza dei requisiti di brevettabilità.

Sinceramente penso sarebbe stato più prudente promuovere l’opposizione anziché accettare il rischio di un contenzioso, anche perché dal fascicolo dell’ufficio neozelandese pare che l’unico rapporto di ricerca valutato sia quello internazionale il quale come ho detto è stato reso dall’ufficio brasiliano e non da un ente come ad esempio l’EPO (ritenuto più autorevole).

Un brevetto una volta rilasciato dall’ufficio competente è valido e può essere azionato. Quindi cosa può accadere in caso di controversia su una presunta violazione?

In forza del principio di sovranità nazionale ciascun ordinamento indica l’autorità giudiziaria competente a decidere una controversia avente ad oggetto un brevetto. Pertanto, l’effettiva contraffazione del brevetto azionato, così come la sua stessa validità, è oggetto di sindacato da parte dell’autorità giudiziaria dinanzi alla quale viene radicata la controversia. Questo significa che gli sfidanti non potrebbero essere evocati in giudizio in patria durante la fase di costruzione delle barche, e ciò proprio perché non esiste né un brevetto americano né un brevetto europeo (nazionalizzato in Gran Bretagna e in Italia).

Abitualmente la parte convenuta in un giudizio avente ad oggetto una lamentata contraffazione brevettuale, imposta la propria difesa contestando la validità del brevetto e eccependo argomenti tecnici per escludere in ogni caso che vi sia interferenza tra il proprio dispositivo e le rivendicazioni del brevetto. Le questioni brevettuali sono molto tecniche e dunque il Giudice nomina quale proprio ausiliario un consulente brevettuale e dispone lo svolgimento di una consulenza tecnica nel corso della quale i consulenti brevettuali delle parti allegano le rispettive argomentazioni ed evidenze.

All’esito di questo sub procedimento il consulente tecnico del Giudice redige un parere nel quale prende posizione sulla questione confermando la contraffazione, escludendola o confermando o escludendo la validità totale o parziale del brevetto azionato.

Pertanto se il brevetto NZ 740860 dovesse essere azionato in una controversia, team NZ avrebbe modo di difendersi attaccando il brevetto e chiedendone la declaratoria di nullità (producendo evidenze distruttive della novità o dell’altezza inventiva), o chiedendo di limitare l’ambito di tutela ad un perimetro ridotto tanto da escludere la contraffazione e in ogni caso argomentando l’assenza di contraffazione (i.e. l’assenza di interferenza tra l’ambito del brevetto e i dispositivi e le appendici effettivamente impiegate dal team).

Quali ti aspetti saranno le posizioni e le azioni dei litiganti sulla vicenda? E come potrebbe andare a finire?

Quando viene contestata formalmente una contraffazione con una diffida, il presunto contraffattore può attendere di essere evocato in giudizio e quindi difendersi come convenuto oppure può promuovere un giudizio come attore e chiedere di accertare l’assenza di contraffazione (tecnicamente un’azione di accertamento negativo della contraffazione) e ciò sia in sede di merito sia in sede cautelare.

Per poter argomentare l’assenza di una contraffazione è necessario comparare le rivendicazioni del brevetto NZ 740860 con la soluzione effettivamente sviluppata e adottata da team NZ. La Coppa America è famosa per la tutela maniacale della segretezza del know how dei team e quindi penso che questa sia una delle ragioni per le quali Team NZ non evocherà in giudizio per chiedere di accertare l’assenza di contraffazione.

Assumo quindi che nessun team abbia voglia di condividere i propri segreti anche se le norme processuali tutelano appunto la riservatezza dei trade secret delle parti in causa. Assumo che Team NZ e gli sfidanti nel condividere le AC75 Class Rules abbiano svolto una c.d. Freedom To Operate (FTO), vale a dire una ricerca sui titoli brevettuali validi ed efficaci per il periodo delle regate.

Tramite una FTO è possibile infatti comprendere se la tecnologia che viene adottata per un dispositivo (o una soluzione tecnica adottata nell’ambito di una sfida sportiva) interferisca o meno con validi titoli brevettuali. Tuttavia, il brevetto NZ 740860 è stato concesso in Nuova Zelanda nel marzo 2020 e dunque probabilmente è sfuggito alla FTO svolta in precedenza.

Assumo che all’esito di tale ricerca le parti abbiano concordato che le specifiche tecniche descritte nelle AC75 Class Rules non siano interferenti con brevetti di terzi e dunque abbiano concluso nel senso che adottare tale standard tecnico non avrebbe esposto il defender e i challenger all’alea di una controversia brevettuale.

I team sfidanti assumo attendano di vedere se Team NZ sia evocata in giudizio e dunque a loro volta non credo abbiano alcuna intenzione di intraprendere la strada dell’azione di accertamento negativo della contraffazione. Un valido brevetto concesso può essere azionato sia in un procedimento cautelare sia in un giudizio di merito e in caso di accoglimento della domanda viene ordinata la cd inibitoria all’ulteriore uso del dispositivo interferente. In sede di merito quindi si può ottenere il risarcimento del danno che viene quantificato nel maggiore tra la cd royalty del contraffattore e l’utile del contraffattore.

A parer tuo potrebbe essere a rischio la disputa dell'America's Cup nel 2021?

Assolutamente no. Proviamo a fare la tattica per entrambi i contendenti. Per decidere con adeguata consapevolezza in quale lato del campo entrare avrei bisogno di un parere tecnico legale predisposto da un avvocato e da un consulente brevettuale neozelandesi.

Al primo chiederei quali siano requisiti richiesti dalle corti nazionali per concedere una misura cautelare; in particolare quale sia il gradiente di gravità del danno e di evidenza del fondamento della domanda richiesto. Questo consentirebbe di valutare la probabilità che un Giudice possa inibire l’uso del dispositivo in presunta contraffazione e dunque impedire alla barca di andare in acqua.

Al secondo chiederei di lavorare con un mandatario francese (in particolare lo studio che statisticamente ha seguito con maggior frequenza progettisti e skipper e costruttori francesi di barche che impiegano i foil) per comprendere quanto sia forte la presunzione di validità del titolo brevettuale. Quindi a questo punto le strade si separano per asimmetria delle informazioni.

Team NZ dispone di maggiori informazioni sul dispositivo effettivamente installato sulle proprie barche e dunque è in grado di valutare con i propri progettisti se, assumendo che il brevetto sia valido, vi sia effettivamente contraffazione (diretta o per equivalenti). Il titolare del brevetto, viceversa, non disponendo di tutte le informazioni riguardo al dispositivo installato sulla barca dovrebbe comprendere a quali condizioni viene concessa la misura della cd descrizione brevettuale (i.e. Anton Pillar Order).

Con tale misura cautelare il titolare del brevetto può chiedere al giudice di essere autorizzato ad accedere presso i locali del presunto contraffattore per acquisire la prova del lamentato illecito. Tale strada mi pare preclusa perché uno dei presupposti è il verosimile rischio che la prova della contraffazione possa essere distrutta o nascosta. Pertanto, penso che a livello tattico il titolare del brevetto NZ 740860 sia in una posizione di debolezza rispetto al suo avversario.

Assumo Team NZ abbia accettato il rischio di essere evocato in giudizio in un giudizio di merito la cui durata in ogni caso sarebbe superiore al calendario delle regate. Negli ordinamenti di common law la fase istruttoria viene svolta tramite una completa disclosure e dunque velocemente le parti possono comprendere quali siano le carte dell’avversario. Questo consentirebbe di giungere anche ad una possibile transazione velocemente e con discrezione.

In conclusione, personalmente punterei su Team NZ, ma non nascondo che mi piacerebbe assistere a questo confronto.

Anche se questa vicenda dovesse risolversi in una bolla di sapone, personalmente, inserirei nelle AC75 Class Rules una clausola sull’assenza di interferenza tra le specifiche tecniche ivi descritte e brevetti di terzi a valle di una Freedom To Operate (o addirittura di una Patent Landscape) svolta da un professionista terzo individuato dai partecipanti alla competizione.